ライセンス契約とは？OEM契約の違いや契約書作成の注意点
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ライセンス契約とは
ライセンス契約とは、自社が保有する特許や商標、著作権、ノウハウなどの知的財産を他社に使用させるための契約のことです。知的財産を提供する側を「ライセンサー」、知的財産の使用権を与えてもらう側を「ライセンシー」と呼びます。
ライセンサーは、知的財産を提供する代わりにライセンシーから対価を受けれます。
ライセンス契約とOEM契約の違い
OEM契約とは、製造能力がある他の会社に自社ブランドの製品開発や製造を委託する契約のことです。
ライセンス契約とOEM契約の違いは、完成した製品の帰属元です。ライセンス契約では完成した製品の所有権は受託者にあります。一方で、OEM契約では委託者に帰属されます。OEM契約では製品の開発や製造を行うものの、自社に完成した製品の所有権はないため自由に販売できません。
ライセンス契約の契約書に印紙の貼り付けは不要
ライセンス契約を交わす際に作成される契約書に、印紙の貼り付けは必要ありません。
印紙税法では、特許や商標などの知的財産、つまり無体財産権の譲渡に関する契約書は印税の対象であるため、契約書を提出するときは印紙を貼り付けなければいけません。
しかし、ライセンス契約の場合は、特許や商標などの知的財産を実施者に譲渡するわけではありません。あくまで特許発明を利用して製品の開発や製造を行うだけなので、契約書に印紙の貼り付けは不要とされています。
収入印紙についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
特許権と実施権について
ライセンス契約で押さえておかなければいけないのが、「特許権」と「実施権」です。特許権とは委託者が保有する特許を独占できる権利のこと、実施権は受託者が発明した製品の生産や使用、譲渡などの利用行為を行う権利のことをいいます。
それぞれの概要を確認しておくことで、ライセンス契約におけるトラブルを未然に防げるでしょう。
特許権
ライセンス契約における特許権とは、製品の発明において受託者の技術を特許権者が独占的に使用できる権利のことです。当事者間の合意のもと契約書に記載された期間内は、原則として特許権者しかその技術を使用できません。
正当な権利がない第三者が特許を使用した場合は、実施を止める権利があります。
ただし、特許出願から原則1年6か月が過ぎると出願書類が一般に公開されます。競合他社に特許を取得したことを知られてしまい、発明した内容が第三者によって模倣されるおそれがあります。この点を踏まえて、特許権を保有するか検討しましょう。
実施権
特許権を利用して発明した製品の製造や販売は特許権者が独占して行うのが原則ですが、第三者に使用権利を与えることも可能です。このように、製造や販売の権利を第三者に与えることを「実施権」といいます。
特許権者が発明した商品の製造や販売を自ら行わず第三者に権利を与え、その対価としてライセンス料を回収して利益を得る場合に使用される制度です。
実施権は「専用実施権」と「通常実施権」に大きく分類されますが、通常実施権を独占的に実施できる「独占的通常実施権」もあります。それぞれの概要を詳しく見ていきましょう。
専用実施権
専用実施権は契約で定めた範囲内で特許発明を独占的に利用できる権利で、特許権者と同じく差止請求や損害賠償請求などの権利を持っています。しかし、契約で定められた範囲内によっては特許権者さえも実施できない場合があります。
また、専用実施権は通常実施権より強力な効力を持っているのも特徴です。しかし、専用実施権の効力は、当事者間の合意だけでは発生しません。
通常実施権
契約で定めた範囲内で、特許発明を行える権利のことを通常実施権といいます。ただ注意したいポイントは、通常実施権はあくまで実施できる権利であるため、第三者の実施を制限させるほどの効力はありません。
そのため、実施権の保有者は複数の相手に通常実施権を与えて、契約した相手からライセンス料をそれぞれ受け取れます。
独占的通常実施権
独占的な実施権を持てるのが、独占的通常実施権です。特許権者が第三者に特許発明の利用許可を与えない約束をしてもらえます。
しかし、独占的通常実施権は、第三者に特許発明の利用許可を出さないことを約束するための契約でしかありません。たとえ特許権者が競合他社に通常実施権を与えたとしても、その契約に対して抗議できません。
ライセンス契約で決めるべきこと
ライセンス契約を交わす場合、次のような事項を決める必要があります。
- ライセンスの対象
- ライセンスの範囲
- 品質基準の確認
- 指導員派遣の取り決め
- 競業行為に関する制限
- 関連発明の取り扱い
- 不争義務
- ライセンス料
2020年4月に民法が改正されて以降、契約目的が重要視されています。締結後のトラブルの原因になるため、確認漏れがないように話し合いを設けましょう。
ライセンスの対象
はじめに、特許発明の利用権を与える対象を明確に決める必要があります。使用権を与える対象を明確にせずに契約を進めると、当初の予定にはなかった特許発明まで相手に権利を与えてしまうおそれがあるからです。
契約書には、特許番号と特許発明の名称を記載して使用権を与える対象を明確にしましょう。特許番号は一般公開されているため、誰でも簡単に確認できます。
ライセンスの範囲
特許発明を利用する期間や地域など、どのような範囲に対して使用権を与えるのか明確に記載する必要があります。使用権を与える範囲は、当事者間の話し合いのうえ決められるものですが、必ず記載しなければいけないものではありません。
範囲が指定されている場合、実施者がその範囲を超えて特許発明を利用すると契約違反となり、ライセンサーから損害賠償を請求される可能性もあります。
利用期間や利用方法、場所など細かく制限を設けたい場合は、単に特許発明の利用権利を与えるだけでなく、使用権を与える範囲を明確に示しましょう。
品質基準の確認
ライセンサーは特許発明を使用して、実施者がどのような品質の製品を製造しているか確認する必要があります。
実施者に対して品質基準の確認を行うのは、ライセンサーが定める品質基準に合致する製品を製造することを確保するためです。
たとえば、製造した製品の数量や検査データ、不良品の発生率、不良品が発生した理由などの情報を実施者に提出してもらいましょう。これらの情報があれば、特許発明を利用して製造した製品が一定の品質基準を満たしているか判断できます。
指導員派遣の取り決め
ライセンス契約の手続きを進めることと並行して、実施者が特許発明を正確に使いこなせるようにライセンサーが指導者を派遣するケースがあります。指導員の派遣は義務ではありませんが、製造の品質基準を確保するためにも実施者に特許発明の正しい使い方を教えたいと考えるランセンサーは少なくありません。
なかには、実施者の一部メンバーを研修者として受け入れて、技術的な指導を行う場合もあります。ただ、どのように技術の指導を受けたいのか実施者の考えもあるため、事前に当事者間での話し合いが必要です。
指導員派遣や研修者受け入れでは、派遣する人数や期間、報酬、交通費、宿泊費などの負担を取り決めておきましょう。
競業行為に関する制限
ライセンサーは契約期間が終了したあと、実施者が特許発明を使用して同種事業を展開することを回避しなければいけません。いわゆる競業行為といわれるものです。ライセンサーは、契約が終了すれば第三者と特許発明の利用における新たな契約を締結できます。
多くの人に特許発明の使用権利を与えてライセンス料を受け取りたい場合は、競業行為を禁止する条項を設けることが望ましいです。競業行為に関する制限を設ければ、実施者の競業行為を回避して自社の独占市場を保てる効果があります。
関連発明の取り扱い
契約を締結した後に、実施権者が当初の特許発明を改良したり新たな技術を発明したりする場合があります。通常、特許発明を改良したり、新しく発明したりした技術や製品は、実施権者が行ったものなので独自で特許の取得が可能です。
ただ、ライセンサーは発明した特許を使用したことで生まれた製品であるため、改良や新たな発明における権利も自社で保有したいと考えます。ライセンサーが権利を主張すると独占禁止法に抵触し、不正取引と判断される可能性も高いでしょう。
しかし、権利を譲渡する対価として相応の報酬を実施者に支払えば、不正取引には触れません。実施者が改良したり新しく発明したりする可能性を踏まえ、関連発明の取り扱いに対する決まりごとを定めましょう。
不争義務
特許発明の効果に対して実施者が特許無効審判をしない約束を取り決めましょう。これは不争義務と呼ばれるもので、この条項が定められていれば、実施者が契約の締結後に「特許発明は無効」といった申し立てを行えません。
原則として実施者は特許無効審判を実施することは可能ですが、なかには意図的に争いを仕掛けてくる相手もいます。初めから契約書に不争義務を定めておけば、特許無効審判を企てる相手に対して予防線を張れます。
ライセンス料
特許発明の使用を許可する対価として支払われる報酬が、ライセンス料です。ライセンス料は、「固定ロイヤリティ」と「ランニング・ロイヤリティ」に分かれます。
固定ロイヤルティは、契約時に金額を決めることです。一方、ランニング・ロイヤリティは特許発明の使用程度に応じて支払う金額を決めることをいいます。
しかし、ランニング・ロイヤルティの場合、ライセンサーは特許発明の使用量が少ないと最低限の費用しか受け取れません。
特許発明の使用量が少なくても最低限支払いが必要な保証額を決めるミニマム・ロイヤリティといった契約を組み合わせる場合があります。
ライセンス契約書を作成する際の注意点
契約締結後にトラブルを避けるためにも、細心の注意を払って契約書を作成しなければいけません。ライセンサーとライセンシーのそれぞれの立場から、契約書の作成で注意したいポイントを解説します。
ライセンシーの注意ポイント
特許発明を使用する権利を与えられるライセンシーが、契約書の作成で注意すべきポイントを確認しましょう。主な注意点には、次のようなものがあります。
- ライセンス独占の有無の明記
- 適切なライセンス料の設定
- 類似品禁止条項の設定
特に、ライセンス料は契約書に記載された金額を定期的に支払う義務を負うため、無駄なコストをかけないように設定する必要があります。それぞれの注意点を確認しましょう。
ライセンス独占の有無の明記
契約書の作成で注意すべきポイントは、ライセンスの対象となる特許発明の使用を自社で独占できるかどうかです。ライセンサーから特許発明の独占を認めてもらえれば、競合他社に対して有利な立場を確保できます。
特許発明をうまく活用して製品をつくり、多くの消費者に販売できれば大きな利益も上げられるはずです。特許発明を独占したいなら、契約書に独占の有無を記載しましょう。
適切なライセンス料の設定
契約期間中はライセンス料を支払い続けることになるため、金額設定は慎重に検討する必要があります。初めから高いライセンス料を設定してしまうと、どんなに良い製品を製造・販売して利益を上げても総合的に高い利益率は見込めません。
また、万が一事業が失敗した場合はライセンス料を支払うことさえ困難になる状況に陥ることもあります。
ただ、契約書に契約が完了するまで解約できない旨の条項が記載されている場合は、ライセンシー側はライセンス料を支払う義務が生じます。このような点を踏まえ、適切なライセンス料を設定するようにしましょう。
類似品禁止条項の設定
ライセンサー側から、特許発明に似た製品の製造や販売を禁止する「類似品禁止条項」の記載を求められる場合があります。類似品禁止の条項が契約書に記載されていると、特許発明を使用していない自社の既存製品まで対象になってしまうおそれがあるからです。
ライセンサーから類似品禁止条項の設定を求められた場合は、慎重に検討する必要があるでしょう。
ライセンサーの注意ポイント
特許発明の使用権を与えるライセンサーが注意すべきポイントを確認しましょう。主な注意点には、次のようなものがあります。
- 独占する範囲を限定する
- ライセンス料の最低額を設定する
- ライセンス料の過少申告対策を行う
特許発明を使用する権利を与えるライセンサーは、その対価としてライセンス料を受け取れるメリットがあります。ただし、契約内容によっては、ライセンス料を受け取れる範囲が限定されてしまうおそれがあるため注意しなければいけません。
独占する範囲を限定する
特許発明に対して独占的な契約を交わす場合は、その範囲を限定することが重要です。特定の地域や利用目的を限定しないと、ライセンシーが他社に特許発明の使用権を与えてしまう可能性があります。
これではライセンサーが収益を得る道が閉ざされてしまうため、自社の利益も確保するためにも範囲を限定することが望ましいでしょう。
ライセンス料の最低額を設定する
ライセンシーに特許発明の独占を約束して契約を交わした場合、その相手以外の人に特許発明の使用権利を与えられません。これは、契約したライセンシーからしかライセンス料を受け取れないということです。
特にライセンス料が売上や利益に連動して支払われる場合、売上や利益が落ち込めば受け取れるライセンス料も減額します。これでは、ライセンス収入は不安定になるでしょう。こういったリスクを回避するためにもライセンス料の最低額を設定する工夫が必要です。
ライセンス料の過少申告対策を行う
ライセンス料を決める場合、売上や利益に連動して支払う金額を決めるといった方法があります。このような場合、高いライセンス料の支払いから逃れるためにライセンシーから売上や利益を過少申告されるリスクがあります。
過少申告のリスクを回避するには、定期的な面談や進捗状況を把握するための情報提出義務などの条項を入れるなど、過少申告の対策を検討することが必要です。
ライセンス契約の契約書をしっかり作成しよう
ライセンス契約は、自社の技術やノウハウを他企業に提供したり逆に利用できたりできる契約です。
契約書を作成する際に内容に記載漏れや確認漏れがあった場合は、のちに当事者間でトラブルに発展することもあるかもしれません。このようなトラブルを未然に防ぐためにも、双方の話し合いのもとライセンス契約の内容に応じて契約書を作成することが大切です。
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